专利被无效后专利侵权纠纷《和解协议》的效力问题探究

专利被无效后专利侵权纠纷《和解协议》的效力问题探究

郑昌斌

广东卓建（广州）律师事务所  广东广州510000

前言：专利侵权诉讼中，侵权人只有销售行为时，往往会主张合法来源抗辩，在正式判决做出前，法院和原被告均不能确定合法来源抗辩是否成立。因而，对于原告申请追加销售者上家作为共同被告，法院往往不予准许，而最终判决认定合法来源抗辩成立时，原告最直接救济方式就是再次起诉销售者上家专利侵权。仅在与上家签订有和解协议时，权利人才可以通过违约之诉维护自身合法权益。

摘要：一审法院认为虽原告涉案外观设计不再拥有专利权，依据《和解协议》的约定按每个案件 10万元的标准，判定被告向原告赔偿 20万元；二审法院认为由于涉案外观设计专利已被宣告无效，原告以该专利要求侵权赔偿的权利基础已经丧失，仅支持侵权赔偿权利基础尚存案件10万元的赔偿额。根据一、二审法院的判决观点来看，代理律师在专利侵权诉讼中应如何签订和解协议，才能达到更完美的权利救济的效果？

关键词：专利侵权 和解协议 合法来源抗辩 专利无效 违约赔偿

案情简介：

深圳市A公司(下称：A公司)与深圳市B公司(下称：B公司)曾因一款产品侵害实用新型专利和外观设计专利纠纷案于2017年6月1日签订《和解协议》。约定如在原告起诉的其他案件中，有证据证明被告是其他案件侵权产品的提供者，且法院生效判决也认定该事实，则被告按一个案件 10 万元赔偿原告损失。

2017年1月，因东莞市C公司(下称：C公司)销售、许诺销售的产品侵害ZL201430087572*.0外观设计专利和 ZL20132080292*.9号实用新型专利权，A公司将C公司诉至广州知识产权法院。广州知识产权法院于2017年11月30日作出两案判决，认定C公司合法来源抗辩成立，其所销售、许诺销售侵权产品来源于B公司。

2017年12，A公司在收到判决后向B公司发送了律师函，且附上C公司在上述两案所提交的证据，并要求B对上述证据发表意见，B公司在收到律师函后委托律师代为回复，称无法确认被诉侵权产品来源于B公司。

A公司不服一审判决提起上诉。2018年4月，广东省高级人民法院作出两案(案号：(2018)粤民终 4*5、4*6号)民事调解书，A公司与 C公司在法院调解下达成调解协议，C公司向A公司支付合理维权开支，调解协议中附带约定如 A公司另案起诉B公司时，C公司同意作为第三人或者证人出庭参加另案诉讼。

被告B公司于2018年1月针对 ZL201430087572*.0号外观设计专利向国家知识产权局提出无效申请。国家知识产权局于2018年 6月作出《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告该外观设计专利整体无效。

2018年6月，原告A公司以双方签订《和解协议》为依据，将B公司诉至法院，根据协议第六条约定：“乙方(指B公司)承诺，如在甲方(指A公司)起诉的其他案件中的被告，提供证据证明乙方是其他案件侵权产品的提供者，且法院生效判决也认定该事实，则乙方需按照一个案件 10 万元，赔偿甲方损失”，请求被告B公司赔偿原告20万元。被告抗辩认为涉案外观设计专利已被宣告无效，原告无权就该项专利主张权利。2018年11月，法院作出一审判决，判定被告向原告赔偿20万元。被告B公司不服一审法院判决，提起上诉。历时近两年后，2020年9月，广东省深圳市中级人民法院作出判决，撤销一审判决，判令被告支付赔偿原告 10 万元。

裁判要旨：

一审法院认为：原、被告签订的《和解协议》是双方真实意思的表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，应当认定为有效。协议中所涉及的外观设计专利虽然在协议签订后被国家知识产权局宣告无效，但并不影响和解协议本身的法律效力，双方仍然应当按约定全面履行协议。(2017)粤73民初2*0和2*1号两案民事判决书中已经认定第三人销售和许诺销售的侵权产品来源于被告。虽然涉案外观设计专利已经被国家知识产权局整体宣告无效，但被告向第三人提供的产品仍然侵害了原告的涉案实用新型专利。原、被告并未在协议中区分两项权利的占比，被告承担赔偿责任的前提是有证据证明被告是其他案件侵权产品的提供者。因此，即使原告对涉案外观设计专利不再拥有专利权，但被告仍然是第三人所销售的侵权产品的提供者，仍应当依据《和解协议》按每个案件10万元的标准，赔偿原告的损失即被告总计应当向原告赔偿20万元。

二审法院认为：(1)关于《和解协议》效力问题。原告A公司委托代理人与被告B公司的法定代表人签订协议，从协议履行情况、一审庭审笔录双方的陈述以及被告发给原告的《回复函》来看，被告始终承认协议效力，结合原告在二审中向法庭提交的《授权委托书》《总委托书》，足以证明《和解协议》系双方真实意思表示，且内容没有违反法律法规的强制性规定，应认定为合法有效。(2)关于被告是否违反了《和解协议》。协议中双方约定，被告停止侵权、支付赔偿款后，原告不再就该诉讼涉及的专利追究被告的侵权责任，但同时约定如后续原告起诉的其他诉讼中，有证据显示被控侵权产品系被告提供的，被告仍应赔偿。因此，从和解协议内容可知，双方约定的是对具体侵权行为的免责，而非对和解协议签订之前所有侵权行为的概括性免责。因此，本案中既然第三人所销售的侵权产品确系被告所提供，则原告依据《和解协议》请求被告赔偿合理有据。(3)关于赔偿数额的问题。双方均确认，被告销售给第三人的被控侵权产品是一款同时具有外观设计和实用新型两个专利的产品，A公司分别就两项专利起诉了第三人，广州知识产权法院分别作出(2017)粤73民初2*0、2*1号两案民事判决书。根据国家知识产权局于作出的决定，涉案外观设计专利全部无效。根据《和解协议》第三条，原被告约定的涉案专利为外观设计和实用新型两个专利，而原告就外观专利起诉第三人的案件中，由于上述专利已被宣告无效，原告以该专利要求侵权赔偿的权利基础已经丧失。按照《和解协议》，被告作为(2017)粤 73民初 2*0号侵犯实用新型纠纷案中被控侵权产品的提供者，应按每个案件 10 万元的标准，赔偿A公司损失。综上，二审法院判决撤销一审判决，判令被告支付赔偿原告 10万元。

总结：

一审法院认为虽原告涉案外观设计不再拥有专利权，依据《和解协议》的约定按每个案件 10万元的标准，判定被告向原告赔偿 20万元；二审法院认为由于涉案外观设计专利已被宣告无效，原告以该专利要求侵权赔偿的权利基础已经丧失，仅支持侵权赔偿权利基础尚存案件10万元的赔偿额。根据一、二审法院的判决观点来看，代理律师在专利侵权诉讼中应如何签订和解协议，才能达到更完美的权利救济的效果？

本案给专利案件代理律师的启示：为避免专利侵权纠纷中和解/调解协议因后续出现专利权利效力变动影响执行，双方当事人在达成和解协议时，权利人一方代理律师在和解协议中针对涉案专利的有效性进行特别约定，可通过合理限制对方挑战涉案专利稳定性，或者即便涉案专利被无效导致侵权赔偿权利基础丧失，不影响该和解协议的效力等确保权利人利益最大化。这种方式能够使和解协议约定更加明确具体，违约责任清晰无疑义，减少诉讼中相对方的有利抗辩点，压缩法官在合同违约金适用方面的自由裁量权，做到不战而屈人之兵，即使不得不提起诉讼，也能够做到让对方毫无争辩的余地。

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